Дело Сквин СА v. Самсунг: почему не стоит запрещать ввоз смартфонов
Краткая фабула дела Самсунг
Компания Сквин СА – обладатель патента № 2686003 на изобретение «Система электронных платежей» (приоритет — 21.12.2012): способ для проведения онлайнового платежа с применением мобильного устройства покупателя и кассовой системы продавца. Как отмечают СМИ, правообладатель никогда не использовал свое изобретение.
Но Сквин СА заявила, что компания Самсунг Электроникс Ко., Лтд. – производитель смартфонов – использует его изобретение в платежном сервисе Samsung Рау, который предустановлен на большинстве реализуемых в России мобильных устройств Samsung. Истец заявил абстрактное требование о защите исключительных прав на патент.
Суд первой инстанции встал на сторону истца. Решение по делу было принято в два этапа. Суд запретил Samsung Electronics Co. Ltd и «дочке» сначала использование любой продукции, включающей в себя платёжный сервис «Samsung Рау» (решение арбитражного суда г. Москвы от 27.07.2021 по делу № А40-29590/20). Затем — ввоз и продажу на территории России более 60 моделей смартфонов (дополнительное решение от 26.10.2021) .
Было нарушение или нет
Из решения суда не очевидно, что нарушение исключительных прав имело место. На основании заключения эксперта суд сделал вывод о том, что в продукте ответчика использованы девять признаков независимого пункта формулы. В отношении трех пунктов формулы использованы эквивалентные признаки. Таким образом, о полной идентичности речи не шло. На практике установление эквивалентности предполагает попарное сопоставление признаков изобретения истца и продукта ответчика, в том числе, по следующим параметрам: являются ли заменяемые признаки равноценными (взаимозаменяемыми)? Выполняют ли они одинаковые технические функции? Приводят ли они к идентичному результату? Является ли эквивалентность известной и очевидной для специалиста? Не влечет ли замена признака создание нового изобретения / утрату решением патентоспособности (см., например, решение СИП РФ по делу № А41-70419/2014)?
В решении по делу Самсунг суд четко не обозначил, какие именно признаки им рассматривались в качестве эквивалентных. Сопоставительный анализ не был проведен. В решение отсутствуют ответы на указанные вопросы. Не понятно, были ли они в принципе поставлены (что является стандартной практикой по таким спорам) перед экспертом.
Мог ли суд отказать в требованиях истца
Представим, что нарушение все-таки имело место. Был ли у суда выбор: удовлетворить требования истца или нет?
На вопрос нужно дать положительный ответ. Соглашение ТРИПС допустило, что национальные суды, несмотря на доказанность факта нарушения, могут отказывать в удовлетворении требования о запрете на использование объекта (ст. 44). Согласно с п. 1 ст. 1250 ГК, интеллектуальные права должны защищаться с учетом существа нарушенного права и последствий нарушения этого права. В таком случае у российских судов есть возможность отказывать в удовлетворении требования о запрете на дальнейшее использование даже при установлении факта нарушения исключительного права. В деле Самсунг суд не рассмотрел подобную возможность. Между тем обстоятельства спора, последствия предполагаемого нарушения указывали на целесообразность отказа в удовлетворении требования о запрете:
- Тест на пропорциональность и баланс частных и общественных интересов
Принятое первой инстанцией решение несет для ответчика колоссальные имущественные потери. Он не cможет реализовать в России практически все свои основные продукты. В то время, как для правообладателя (предполагаемое) нарушение не влечет значительных убытков. В деле отсутствуют доказательства того, что истец сам использует запатентованное решение в конкретном продукте.
К тому же, изобретение истца (если предположить, что оно используется ответчиком) представляет собой лишь незначительный элемент в комплексном инновационном продукте ответчика, объединяющим множество запатованных ответчиком решений. В таком случае удовлетворение требования истца заблокирует эффективную коммерциализацию иных изобретений. Отключение самого платежного сервиса уже ведет к невозможности его использования на любых мобильных телефонах. В этой связи запрет на ввоз и хранение телефонов выглядит неадекватной и несоразмерной мерой защиты патентных прав истца.
Также имущественные интересы правообладателя могут быть обеспечены посредством выплаты компенсации за нарушение исключительного права.
Наконец, существует значительный потребительский интерес в реализации продукции ответчика. При этом, ограничение продаж может привести к росту цен на смартфоны, как самого ответчика, так и его конкурентов.
Исключительные патентные права стимулируют создание и коммерциализацию изобретений и служат целям научно-технического, инновационного развития. Здесь Сквин СА действовал в противоречии с подобными целями. Сам правообладатель не предлагал рынку высокотехнологичные продукты. При этом его иск (в случае удовлетворения) блокирует эффективное использование множества других результатов интеллектуальной деятельности (прежде всего, РИДов ответчика); выход на рынок коммерчески привлекательных инновационных продуктов.
Кроме того, вопросы вызывает добросовестность истца. С потерей эксклюзивности для него не сопряжено существенных невосполнимых потерь. Его упущенная выгода может состоять только в неполучении лицензионных выплат от ответчика. В таком случае можно допустить, что правообладатель заявил требование о запрете (а не взыскании компенсации) с тем, чтобы побудить ответчика к вступлению в переговоры по поводу заключения лицензионного соглашения на невыгодных условиях. Такая цель, очевидно, расходится с назначением исключительных прав. Согласно ст. 10 ГК установление злоупотребления правом влечет отказ в удовлетворении требований.
Российские суды в последние годы достаточно активно ссылаются на ст. 10 ГК при рассмотрении дел о нарушении исключительных прав на товарные знаки. Злоупотреблением правом признается практика «аккумулирования» товарных знаков: субъект регистрируют на себя множество товарных знаков в целях предъявления исков к успешным предпринимателям. Суды исходят из того, у истца, не приложившего усилий для использования товарного знака, отсутствует достойный защиты интерес (Например: Определение Верховного суда от 20.01.2016 № 310-ЭС15-12683). Понятно, что конфликты в сфере патентного права и товарных знаков существенно различаются. И экстраполяция подходов из одной области в другую далеко не всегда оправдана. Важно другое, — российские суды в целом готовы применять институт злоупотребления правом для решения IP споров.
Если бы дело Самсунг рассматривал иностранный суд
В зарубежных (прежде всего, американском) правопорядках подобный спор в высокой долей вероятности (даже если бы признали права истца нарушенными) разрешился бы в пользу ответчика.
В деле eBay Inc. v. MercExchange, LLC Верховный суд США сформулировал тест, на основе которого суды должны решать, удовлетворять иск о запрете использования или нет: 1) причиняется ли истцу непоправимый ущерб отсутствием судебного запрета; 2) являются ли иные средства защиты адекватными и достаточными, чтобы компенсировать истцу нарушение его прав; 3) обеспечивается ли баланс интересов истца и ответчика; 4) не нарушается ли общественный интерес. В конечном итоге суд отказал в удовлетворении иска MercExchange к eBay Inc о запрете на использование изобретения истца — процесс облегчения онлайн-продаж товаров. Суд учел в том числе, что истец не использует (и не планирует) запатентованное решение в производственной деятельности.
При рассмотрении спора по иску Motorola Mobility к Apple. судья Р. Познер отметил, что ни одна компания не предоставила доказательств серьезности ущерба, поэтому любые требования блокировки импорта продукции на территорию США безосновательны. Небольшие нарушения в каком-либо компоненте сложного продукта не могут стать условием блокировки продаж. В деле ActiveVideo Networks, Inc. v. Verizon Communications, Inc. суд отказал истцу, право которого было нарушено, в применении запрета в связи с тем, что причиненный истцу вред мог быть адекватно компенсирован выплатой убытков без наложения запрета.
Еще в деле Shelfer v. City of London Electric Lighting Co. суд сформулировал следующее правило: «1) если вред, причиненный истцу, незначителен, 2) и такой вред подлежит денежной оценке, 3) применение к ответчику такой меры, как запрет на использование патентоохраняемого объекта, будет иметь репрессивный характер – вместо такого запрета на ответчика может быть возложена обязанность по выплате убытков. Подобный подход нашел отражение в более «свежих» делах. Так, в решении по делу Navitaire, Inc. v. Easyjet Airline Co. Ltd. суд констатировал, что нарушение было связано с незначительными элементами программного обеспечения, потому запрет на будет чрезмерным.
- Подход Европейского союза
В ЕС утвердился подход, в соответствии с которым национальные суды вправе отказывать в удовлетворении требования о запрете использования чужой разработки при несоразмерности негативных последствий от такого решения для ответчика и последствий от нарушения для истца.
В соответствии с п. 25 Директиве Европейского парламента и Совета от 29 апреля 2009 г. № 2004/48/ЕС «Об обеспечении прав на интеллектуальную собственность», «если нарушение совершено неумышленно и не по небрежности и если исправительные меры или судебные запреты, предусмотренные настоящей Директивой, были бы несоразмерны, государства – члены ЕС должны иметь возможность предоставления в соответствующих случаях денежной компенсации, присуждаемой потерпевшей стороне в качестве альтернативной меры». Мысль нашла отражение и в ст. 12 Директивы № 2004/48/ЕС.
В решении от 10.05.2016 по делу № X ZR 114/13 Верховный суд ФРГ заключил, что суды могут отказывать в удовлетворении иска о запрете на дальнейшее использование патентоохраняемого объекта с учетом принципа добросовестности, трудностей, которые может создать для ответчика решение о запрете, в сравнении с потерями правообладателя о нарушении.
18 августа 2021 в ФРГ был обнародован Закон «Второе упрощение и модернизация патентного права». В соответствии с ним § 139 п. 1 немецкого Патентного закона включается следующее положение: «в требовании [судебного запрета] может быть отказано в том случае в связи с особыми обстоятельствами конкретного дела и требованиями добросовестности, если его удовлетворение приведет к несоразмерным трудностям для нарушителя или третьих сторон, не оправданных исключительным правом».
Согласно пояснительной записке, при решении об отказе в удовлетворении требования о запрете на дальнейшее использование изобретения суд может учесть, в том числе, следующие обстоятельства: 1) разработки вокруг патента потребуют для ответчика слишком много времени; 2) ответчик ненамеренно нарушил исключительные права истца; 3) истец отложил предъявление иска до момента, когда ответчик сделал значительные инвестиции; 4) истец является «патентным троллем»: он приобрел патент с тем, чтобы впоследствии использовать угрозу судебного запрета для получения необоснованно высоких лицензионных соборов или любых иных несправедливых выгод.
Какие еще есть варианты у Самсунга
У Самсунга достаточно высокие шансы на признание спорного патента недействительным (в Роспатенте) в связи с несоответствием его критериям новизны и изобретательского уровня. Признаки формулы изобретения являются абстрактными. Истец попытался получить монополию на технологию онлайн платежей с применением мобильного устройства покупателя как таковую. Подобная технология была известна еще до даты приоритета. Компания Apple подала первые патентные заявки на Apple pay еще в 2008 году. Samsung Pay был создан на основе разработок компании LoopPay — стартапа, который был приобретён компанией Samsung в феврале 2015 года. Мобильная платежная система LoopPay успешно работает с первой половины 2012 года.
Также, насколько это видно из открытых источников, истец значительно расширил спорный патент по сравнению с международной заявкой, на основе которой патент был выдан. Это обстоятельство также является сильным аргументом для признания патента недействительным в России.
Источник
Apple и Samsung завершили 7-летнюю патентную войну
Два крупнейших в мире производителя смартфонов Apple и Samsung наконец-то закончили эпическое семилетнее патентное разбирательство относительно дизайна смартфона, функции разблокировки движением пальца ‘Slide to Unlock’ и других патентов Apple, которые нарушила Samsung. Среди нарушенных патентов — пресловутый патент, описывающий скруглённые углы. В 2012 году суд решил, что компания Samsung скопировала и элементы интерфейса, и дизайн.
Это дорогостоящее для обеих компаний разбирательство наверняка войдёт в историю патентного права, поскольку оно проверило возможность доказать в суде такие понятия как «кража дизайна» и наказать конкурента за такие действия, пишет The Wall Street Journal (за пейволом). Это дело определённо повлияет на патентное законодательство США, соглашается автор юридического блога Patently Apple.
Компании отказываются комментировать условия соглашения, но подтверждают, что на 27 июня 2018 года больше не имеют претензий друг к другу. По мнению Reuters, какова бы ни была окончательная сумма договорённости по соглашению, вряд ли она настолько значительна, чтобы оказать заметное влияние на финансовые показатели любой из двух компаний.
Представитель Apple отказался комментировать условия соглашения, но сказал, что Apple «серьёзно заботится о дизайне» и что «этот случай всегда был больше, чем просто денежный вопрос». Пресс-секретарь Samsung воздержался от комментариев.
Череда судебных исков Apple родилась в далёком 2011 году после пламенного заявления соучредителя компании Стива Джобса, который пригрозил «термоядерной войной» (thermonuclear war) против конкурентов на операционной системе Android. В частности, он грозил компании Google, которая якобы скопировала iPhone, и другим, что потратит последние вздохи своей жизни и все до последнего цента деньги с 40-миллиардного счёта Apple в банке, чтобы уничтожить Android, «потому что это краденый продукт». Стив Джобс сказал, что конкуренты «испуганы до смерти, потому что сознают свою вину». Он добавил, что кроме поиска все остальные продукты Google — Android и Google Docs — «дерьмо». Ниже конкретная цитата из Стива Джобса по биографической книге Уолтера Айзексона «Стив Джобс»:
«Так что Apple выдвинула иск против компании HTC (и, следовательно, против Android), обвиняя ее в нарушении двадцати своих патентов. Среди них были патенты, включающие разнообразные мультитач-жесты: «наступить и потянуть», чтобы открыть, дабл-тап для зума, сжатие и растягивание и сенсоры, определяющие, как именно держат устройство. Я никогда еще не видел, чтобы он так злился, как у себя дома в Пало-Альто на той неделе, когда был выдвинут иск:
В нашем иске говорится: «Google, вы сперли у нас iPhone, обчистили нас по полной». Кража в особо крупных размерах. Я буду бороться до последнего вздоха, если понадобится, и я потрачу все сорок миллиардов на банковском счете Apple, чтобы восстановить справедливость. Я уничтожу Android, потому что это ворованный продукт. Я готов начать термоядерную войну. Они до смерти напуганы, так как знают, что виновны. Кроме поиска, все остальные гугловские продукты — Android, Google Docs — дерьмо.
Через несколько дней после этой тирады Джобсу позвонил Шмидт, который вышел из совета директоров Apple предыдущим летом. Он предложил выпить кофе, и они встретились в кафе в одном из торговых центров Пало-Альто. «Первую половину встречи мы обсуждали личные дела, а вторую — его идею о том, что Google украла у Apple дизайн пользовательского интерфейса», — вспоминал Шмидт. Когда они перешли к этой теме, главным образом говорил Джобс. Компания Google его ограбила, заявил он в жестких выражениях. «Мы поймали вас с поличным, — сказал он Шмидту. — Мне не нужна мировая. Мне не нужны деньги. Если вы предложите мне пять миллиардов, я не возьму их. У меня полно денег. Я хочу, чтобы вы перестали использовать эти идеи в Android, — вот все, чего я хочу». Они так ни к чему и не пришли».
Так началось то судебное противостояние, которое в итоге вылилось в двубой Apple против Samsung. Дело затянулось надолго из-за определения размера компенсации. Американский суд быстро постановил, что патенты действительно нарушены, а потом стороны долго решали, каков именно размер упущенной прибыли Apple и нечестно полученной прибыли Samsung. Корейской корпорации вроде бы удалось доказать, что нарушение дизайна отдельных частей продукта не означает, что нужно отдать прибыль от продажи всех этих продуктов целиком. Всё-таки смартфон — очень сложный технический продукт, который нельзя свести к отдельным элементам графического дизайна или пользовательского интерфейса.
Но затем дело вернулось в суд нижней инстанции, который прислушался к аргументам Apple, что в этом конкретном случае прибыль Samsung связана с элементами дизайна, которые нарушали патенты Apple. То есть нет у смартфона этих удобных «фишек» — и вся навороченная техническая начинка никому не нужна. Суд согласился с этим.
По мнению юристов, в этом деле нет победителя. Хотя Apple одержала победу в глазах публики, особенно с первоначальным приговором в 2012 году выплатить ей $1 млрд, но Samsung фактически отделался малой кровью и избежал судебного запрета на импорт смартфонов в США.
Эта конкретная патентная битва подошла к концу, но Apple продолжает многомиллиардную юридическую баталию, требую выплаты патентных отчислений от Qualcomm. В частности, Apple оспаривает четыре патента Qualcomm в Бюро по патентам и товарным знакам США.
Samsung действительно выплатил Apple какую-то компенсацию — в мае суд постановил Samsung выплатить в пользу Apple $539 млн за нарушение патентов, тогда как ранее ответчик уже заплатил $399 млн, то есть оставалось доплатить $140 млн — но вот компания Google точно не заплатила ни одного доллара, как того жаждал Стив Джобс.
«Термоядерная война» против Android на этом, наверное, завершена.
Источник
